1.はじめに

 特許出願書類が、特許事務所から送付されてきました。

 知的財産部のスタッフとして、このドラフトチェックをしなければいけません。

 

 

 ・・・ プレッシャーが、ズシリとかかる場面です。

 

 このような特許出願のドラフトチェックは、どのような点に着目したらいいのでしょうか。

 


 今回は、特許・実用新案審査基準のうち、ソフトウエア関連発明について記載された第VII部第1章(CS審査基準)の事例2−5を使って、ドラフトチェックの一例をご紹介します。

 なお、今回はCS審査基準から事例をピックアップしていますが、基本的には、他の技術分野の特許出願にも応用できると考えています。(上級編では、ソフトウエア関連発明としての技術水準をふまえて説明していて、難しいと思われる点を説明しています。)


 今回紹介する手法は、本願発明を構成要件から把握して、各構成要件に関連する記載を蛍光ペンで塗り分けていくものです。

 また、記載要件を中心に検討していますが、新規性・進歩性などの特許要件の判断でも、公知な引用文献において、対応する構成要件に同じ色で塗って検討することができます。応用範囲は広いのではないでしょうか。

 

 

 なお、今回の事例は、あくまで審査基準上の発明該当性(特許法29条1項柱書、2条1項(以下、特許法は条文のみ記す。))に関するものです。「これらの事例は、記載要件の判断、『発明』に該当するか否かの判断及び進歩性の判断を示すためのものであって、明細書のモデルを示すものではない」(CS審査基準 3.事例)と記載されています。

 今回は、あくまで、これをドラフトチェックするとしたら・・・というもので、審査基準の事例としての記載とは別の観点から評価しています。また、意見の部分は、個人的な見解に基づくものです。

 

 ぜひ、ご一緒にチェックするつもりでお読みください。

2.特許請求の範囲の把握 〜 構成要件 〜

 今回は、構成要件という考え方について説明します。

 請求項に係る発明は、請求項の記載をばらばらに分解して、構成要件として把握されます。
 侵害・非侵害などは、原則として、イ号物件(侵害が疑われている製品)などに、この構成要件がすべて含まれているか否かで判断されます(オール・エレメント・ルール)。

 このように、発明は、構成要件から捉えられます。
 この思考過程を、たどってみましょう。


 英語では、“make a difference”という熟語があります。

 “difference”の意味は「違い」ですから、直訳すると、「違いを作る」となります。
 実際、「相違を生じる」という意味があります。

 しかし、それだけではありません。

 「重要である」という意味もあるのです。


 特許制度は、歴史的に欧米で確立されてきました。そのため、発明を捉える場合にも、この考えが背景にあるように思います。
 つまり、「違いは重要である」、「重要なところは、違いに表れる」という考え方です。


 そのため、構成要件は、基本的に、

  α.本願発明を他の発明と比較した場合に、重要な違いとなる部分

を中心に検討します。

(注:構成要件には、一般的に、前提部分等において、技術水準等を示すためのものも含まれています。)


 ここで、構成要件の重要性は、通常、明細書において、「目的・構成・効果」(課題及びその解決手段)で説明されています。


 さらに、発明は、技術的思想ですので(2条1項)、思想としてのまとまりが求められます。

 そのため、発明は、

  β.構成要件の相互関係

も考慮する必要があります。

 
 このように、発明は、一般的に、構成要件とその相互関係で捉え、その重要性を目的・構成・効果(課題及びその解決手段)により説明します。

3.特許請求の範囲の把握例 〜 具体例 〜

 今回は、具体的に事例を検討していきましょう。
 CS審査基準の事例2−5を参考にして、構成要件を把握してみます。


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 まず、請求項1ですが、私は、構成要件を2つと考えました。

(構成要件1−1)
  「コンピュータを利用したカードゲーム装置」(オレンジ)
(構成要件1−2)
  「複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類に応じて異なる得点を求める得点算出手段」(ピンク)

 そして、相互関係は、
 構成要件1−1が、構成要件1−2を「有する」
というものです。

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 私は、請求項2では、構成要件を5つと考えました。

(構成要件2−1)
  「コンピュータを利用したカードゲーム装置」(オレンジ)
(構成要件2−2)
  「複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが対応させられている役データテーブル」(ミドリ)
(構成要件2−3)
  「役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブル」(アオ)
(構成要件2−4)
  「記憶手段」(キイロ)
(構成要件2−5)
  「選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役データテーブルを検索して対応する役データを抽出し、該役データを基に前記得点データテーブルを検索して対応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する手段」(ピンク)

 相互関係は、

  構成要件2−1が、構成要件2−4と構成要件2−5を「有する」、
  構成要件2−4が、構成要件2−2と構成要件2−3を「記憶する」、
  構成要件2−5が、
    構成要件2−2を検索して役データを抽出し、
    構成要件2−3を検索して得点データを抽出する、

というものです。


 構成要件1−1と構成要件1−2は、それぞれ、構成要件2−1と構成要件2−5に対応します。そのため、これらは同じ色で表現しています。

 このように、特許請求の範囲の構造を把握した上で、次回から明細書を読んでいきます。


<上級編>

・「コンピュータを利用したカードゲーム装置」
 コンピュータとカードゲーム装置を別の構成要件と考えることもできます。

 しかし、コンピュータ・ソフトウエアの技術分野の特許審査等では、一般的に、「データ処理作業はコンピューター・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実行される」などと考えられています(PCT国際調査及び予備審査ガイドライン(日本語仮訳)A9.15[1][2]参照)。

 そのため、この技術分野では「コンピュータを用いる」というのは重要な違いとはならないと考え、まとめて検討しました。


・「記憶手段」
 ハードウエア側からのアプローチ(コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A 問8参照)として考えると、メモリなどのハードウエア資源からアプローチした場合には、「記憶手段」が構成要件であり、役データテーブルや得点データテーブルは、記憶手段に記憶される情報(データ)であって、独立の構成要件とすべきではないとも考えられます。

 しかし、CS審査基準の事例2−1請求項4では、「二乗テーブル・・・を備え・・・る計算装置。」と記載されています。本事例でも、テーブルを直接有する記載で特定してもよいように思われます。にもかかわらず、事例2−4では、わざわざ「記憶手段」という表現を使っています。請求項の記載としては特徴的なものです。

 また、構成要件2−5の手段の処理との相互関係でも、役データテーブルと得点データテーブルは、独立の構成要件として捉えたほうが分かりやすいように思われました。

 そのため、上記のような、分けた形で、構成要件を把握しています。

4.明細書 〜 前半部分 〜

 一般に、明細書において、実施例より前までの部分を「前半部分」などといいます。

 ここでは、基本的に、重要な構成要件について、背景技術と比較して、目的・構成・効果(課題及びその解決手段)を説明しています。

 各構成要件についてマーカーで色塗りをしつつ、読んでいきます。


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 ここまでは、へぇ、という感じで読みました。

 しかし、ここから、2箇所でペンが止まりました。


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 ここでは、役データテーブル(ミドリ)と得点データテーブル(アオ)とを順に用いることが説明されています。
 しかし、請求項1には、役データテーブルも得点データテーブルも、記載されていません。そのため、請求項1に係る発明には、役データテーブルと得点データテーブルを使用する場合だけでなく、これらを使用せずに得点を算出する場合なども含まれます。
 そのため、この前半部分は、請求項1に係る発明について、役データテーブルも得点データテーブルも使用せずに得点を算出する場合などについて、説明不足になっているように思われます。


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 ちょうど真ん中の「また」以降の部分です。「変更可能な役データテーブルと得点データテーブルを別々に設けたので、役データテーブル又は得点データテーブルを変更して、国や地方によって、ルールの異なるカードゲーム装置を設置又は販売することなどが柔軟にできる。」としています。
 しかし、請求項1や請求項2に係る発明は、合計得点を計算するものであって、テーブルを変更するものではありません。現在の請求項には、テーブルを変更することは記載も示唆もされていません。そのため、この部分の効果の記載は、現在の請求項の記載とは無関係であり、本願発明の効果としての記載とは認められません。


<まとめ>
 以上より、この前半部分について、特許事務所にコメントすべきポイントは、少なくとも2点考えられます。

1.テーブルについて、明細書の前半部分の説明は、請求項1と整合しているでしょうか。
2.テーブルの変更処理が、請求項に記載されていないように思われます。


<上級編>

 明細書の前半部分では、本願発明の目的・構成・効果(課題及びその解決手段)を、本願発明の構成要件に従って整理して記載することが重要です。

 さて、【課題を解決するための手段】には、役データと得点データが別々のテーブルで管理されており、これを順に参照して合計得点を計算することが記載されています。 

 合計得点を計算するにあたって、得点データを参照することだけでなく、役データテーブルと得点データテーブルを別々に設けることまでも記載しているのです。


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 この説明のうち、得点データを参照して計算する点は、各役に対応する異なった点数を表示することができるという効果が説明されています。

 しかし、役データと得点データを異なるテーブルで管理する点は、説明されているでしょうか。

 本願発明の構成要件について、「技術上の意義」(特許法36条4項1号(委任省令))を考えるときには、通常、この構成要件が無かった場合を想定して、この構成要件が、発明において、どのような違いを生じているかを検討します。
 "make a difference" の考え方ですね。

 この場合は、役データと得点データを一つのテーブルで管理するものを想定します。

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 CS審査基準によれば、ソフトウエアは、「コンピュータの動作に関するプログラム」です。
 そのため、ソフトウエア関連発明では、コンピュータの動作を中心に検討することになります。

 記憶手段において、役データだけでなく、得点データも管理することによって、カードの役に応じた合計得点を計算することができます。
 しかし、コンピュータの動作としては、CPUは、メモリを参照するだけです。
 そのため、テーブルを分けることが、CPUの動作として、役の抽出とそれに対応する合計得点を計算する上で、どのような違いを生じているのか、よくわかりません。

 
 よって、本願明細書の記載をソフトウエア関連発明として厳格に判断した場合には、合計得点を計算する上で、役データと得点データのテーブルを分けたことについて、技術上の意義が不明である(36条4項1号(委任省令)違反)などの拒絶理由の対象となりえます。


 さて、本願明細書では、発明の効果として、「また」の前後で、計算処理と変更処理の2つの効果が並列して記載されています。

 並列の接続詞である「また」で単純につなげてしまいますと、これらの二点の関連が認められず、単に独立の効果が並存するものとして捉えられてしまいます。

 しかしながら、発明者としては、まず、役データに加えて得点データも管理することにより、カードの役に対応した異なる合計得点を計算できるという効果を主張したかったように思われました。

 さらに、役データと得点データのテーブルを分けることによって、変更処理における管理箇所を限定できるという効果があると説明しているように思われました。

 発明者は、実際には、この二点を関連させて、本願発明の技術上の意義を説明したかったのではないかと考えます。


 特許審査で重要なのが、本願発明における各構成要件の重要性まとまりのある構成要件群の認定です。

 例えば、調査(サーチ)では、新規性・進歩性等の判断の基礎資料を集めますが、この調査で重要なのは、本願発明における重要な構成要件群のまとまりが、公知文献等に記載・示唆されているか否かに対する評価です。
 そして、審査において、新規性・進歩性を議論する場合には、調査で集めた資料を基礎にして、本願発明と引用発明の各相違点を個別に検討するのではなく、相違点の相互関係も含めて検討します。

 同様に、明細書の前半部分では、各構成要件の重要性を説明するだけでなく、構成要件の相互関係も説明して、構成要件群をまとめて捉える視点も重要です。

5.明細書 〜実施例・構成〜

 続いて、実施例について、構成と動作に分けて、段落ごとに追ってみます。

<第1段落>

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 請求項2では、カードゲーム装置が記憶手段を有するとしています。
 そのため、メモリも構成として記載した方がいいと思われます。

 ただし、次の段落には、メモリが「本カードゲーム装置内」にあることは一応記載されています。そのため、この点の修正は、必ずしなければならない、という程度のものではないでしょう。

<第2・第3段落>

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 やはり、「第二のファイル7と第三のファイル8とは別々に変更可能である。」が気になります。
 「メモリ」としか説明していませんので、ROMなども頭によぎります。そのため、「変更可能」というのはどのような状態なのか、さらに、「別々に」というのも説明不足の印象です。

 次回は、実施例の動作について述べます。

6.明細書 〜 実施例・動作 〜

 今回は、実施例について、動作に関する記載の検討です。

<第4段落>

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 請求項2の「抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する」処理の説明です。この点は、具体的に説明されているように思われました。ただし、AやBがどのようなものであるかの説明や、得点との関係についての説明は追加した方がいいと思います。

<第5段落>

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 請求項2の「選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役データテーブルを検索して対応する役データを抽出し、該役データを基に前記得点データテーブルを検索して対応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する」処理を、フローチャートで説明しています。

 ドラフトチェックとしては、この段落では、構成要件に関する記載が少ないように思われます。今後、乱数表の利用等が重要な構成要件となり、手続補正の根拠とすべき記載であればよいのですが、この技術内容であれば、構成要件に関する具体的な記載を追加した方がいいと思われました。

<第6段落>

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 テーブルが変更可能と記載しています。しかし、請求項にはテーブルの変更処理が記載されていませんので、この点は、請求項に係る発明の実施例とは認められません。

<まとめ>
 以上をまとめると、実施例の記載で指摘すべき点は、やはり、まずは、請求項1との関係と、テーブルの変更処理についてです。現在の実施例の記載にするのであれば、請求項1は、テーブルの具体的な構成を特定していなければ記載要件違反(36条6項1号のサポート要件違反など)となる可能性があります。そのため、現在の請求項1の記載を維持するのであれば、実施例を充実させた方がよいと思われます。

 また、実施例については、弁理士に資料を渡して、各構成要件の具体的な説明を追加した方がよいでしょう。構成要件に関係のない説明がいくら記載されていても、特許出願としては、無意味な記載となります。

 次回は、上級編です。
 今回の事例について、ソフトウエア関連発明として、さらにドラフトチェックします。

7.ソフトウエア関連発明としての検討(上級編)

 上級編として、コンピュータ・ソフトウエア関連発明として検討します。

 さて、特許出願時のドラフトチェックではなく、これが、例えば拒絶理由通知後などの手続補正の場面だったとします。

 補正は、当初明細書等の範囲内で行わなければいけません(17条の2第3項)。

 本願では、補正で、請求項に、各テーブルの変更処理について記載を追加して、有効な反論ができるでしょうか。


 テーブルの変更処理について、一番具体的な記載は、実施例の最後の記載です。

「上記した、第二と第三のファイル7、8は、適宜別々に変更可能である。したがって、カードゲーム装置が設置又は販売される国や地方などによって役データや得点データを変更する場合に、適当なテーブルに書換えることで、第一のファイル6内のデータを共通に利用することができ、書換えられるテーブルが小さくなるのでその工数は軽減される。」

 この記載からも分かるように、本願の明細書等では、変更できるという効果は記載されていますが、どのような手段により変更処理を実現するかという構成については、具体的に記載されていません。

 「データ処理作業はコンピューター・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実行される」のですが、ソフトウエア関連発明では、データ処理作業を実現する手段の具体的な構成・動作を特定することが重要です。

 本願明細書では、テーブルの変更処理については、ハードウエア資源の具体的な動作が特定されていませんので、一般的には有効な反論は難しくなります。

 例えば、「前記記憶手段は変更可能なものであって」などと補正しても、これは、記憶手段の特定であって、テーブル変更処理の特定とはなりません。そのため、この補正では、テーブル変更処理の簡易化という効果を導くことは困難でしょう。

 各テーブルの変更処理が、コンピュータの動作として具体的に請求項に記載されていれば、相違点として新規性が認められる可能性はあります。
 しかし、現在の明細書の記載では、補正をしても、そのような反論が成り立つ可能性は低いと考えられます。

 したがって、事例2−5では、特許出願の時点で、どのように各テーブルを変更するかを、ハードウエア資源の動作という観点から具体的に記載しておくことが重要だったのです。つまり、「出願の時点での発明者からのヒアリング」が重要になります。


 さらに、現在の各請求項には、基本的に、カードゲーム装置において、役に応じて合計得点を決定することが記載されています。
 明細書では、これによって遊戯者の興趣をそそるカードゲームになったと説明しています。


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 しかし、明細書には、「カードゲーム装置が設置又は販売される国や地方などによって役データや得点データを変更する場合に、適当なテーブルに書換えることで、第一のファイル6内のデータを共通に利用することができ、書換えられるテーブルが小さくなるのでその工数は軽減される。」とありますので、海外展開なども検討しているのでしょう。

 特許出願の書類作成には、このような「企業としての経営方針」の確認も重要になります。

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 この特許出願で重要なのは、カードゲーム装置を作ることだったのでしょうか。それとも、カードゲーム装置をメンテナンスすることだったのでしょうか。

 現在の請求項の記載では、遊戯者がカードゲーム装置を使って楽しむことが重視されているように思われます。
 このように、あたかも一般消費者である遊戯者をターゲットに権利行使するように本願発明を捉えたことは、適切だったでしょうか。

 請求項の作成では、このような経営戦略の方向性も、重要になるのです。


 事例2−5で一番問題なのは、テーブルの変更処理がコンピュータの動作として表現されていない点です。このミスは、後から取り返すことはできません。このような、コンピュータの動作として記載されていないものは、「事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法」(PCT国際調査及び予備審査ガイドライン9.07参照)に多いように思われました。なぜなら、この分野は、本質的に抽象的又は精神的特性を持つからです(同A9.07[2]参照)。

 それに対し、「科学及び数学の理論」(同9.05参照)では、基本的に、抽象的又は観念的なものを本質とします。そのため、理論的に誰もが認めるすばらしい発明よりも、理論的に既知の課題が存在していても実際のコンピュータの動作として優れたものであるという点に着目したものが多いように思います。この観点については、今後、機会があれば、CS審査基準の事例2−1を参考にして、退歩的発明というテーマで説明したいと思います。